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1. Domande generali

1.1. Quali sono gli atti normativi che istituiscono il sistema del marchio comunitario?

Le principali disposizioni giuridiche in materia di marchio comunitario si trovano in tre regolamenti comunitari, ossia:

Regolamento n. 40/94 del Consiglio del 20.12.1993, denominato correntemente «regolamento di base» o «RMC»;
Regolamento n. 2868/95 della Commissione del 13.12.1995 recante modalità di esecuzione del regolamento 40/94, denominato correntemente «regolamento di esecuzione» o «RE»;
Regolamento n. 2869/95 della Commissione del 13.12.1995 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio, denominato correntemente «regolamento sulle tasse » o «RT»;

Oltre a questi tre regolamenti, la Commissione ha adottato, in data 5.2.1996, il Regolamento n. 216/96 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso.

L'Ufficio ha, inoltre, adottato delle direttive relative alle procedure presso l'Ufficio ed il suo presidente ha adottato diverse decisioni e comunicazioni.

Il testo di tali documenti può essere consultato e scaricato sia «cliccando» su ciascuno degli atti sottolineati sia nella rubrica Aspetti giuridici di questo sito.

Per poter consultare la versione cartacea, utilizzare i riferimenti relativi alla pubblicazione dei testi legislativi summenzionati sulla Gazzetta ufficiale (GU) dell'Ufficio, indicati di seguito:

Regolamento n. 40/94

GU n. 1/1995, pag. 50

Regolamento n. 2868/95

GU n. 2-3/95, pag. 258

Regolamento n. 2869/95

GU n.2-3/95, pag. 414

Regolamento n. 216/96

GU n. 4/96, pag. 398

Direttive riguardanti le procedure dell'Ufficio:

Parte A - Disposizioni generali

GU n. 12/96, pag. 1720

Parte B - Esame

GU n. 9/96, pag. 1276

Parte C - Opposizione

GU n. 10/97, pag. 910

Parte E, sezione 2: Trasformazione

GU n. 1/99, pag. 40

Parte E, sezione 4: Trasferimento

GU n. 1/99, p. 121

Parte E, sezione 7: Ispezione pubblica

GU n. 7-8/98, p. 822

Parte E, sezione 8 - Revisione pregiudiziale

GU n. 7-8/98, pag. 858

1.2. Cosa si intende per marchio comunitario (MC)?

Un marchio comunitario rappresenta un segno di identificazione e di distinzione dei prodotti o dei servizi validi nell'intera Comunità europea, registrato presso l'UAMI in ottemperanza alle condizioni specificate nel RMC.

1.3. Qual è il significato del carattere unitario del marchio comunitario?

Una domanda di MC e un MC sono validi in tutta la Comunità europea. La domanda e la conseguente registrazione si estendono automaticamente ai 25 Stati membri della Comunità in modo indivisibile. È impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri. Esiste inoltre una procedura di registrazione unica, gestita centralmente dinanzi all'UAMI. Non è necessario alcun intervento presso gli uffici nazionali della proprietà industriale. L'annullamento, l'esclusione o la scadenza del MC si applicano necessariamente alla totalità della Comunità. Il MC costituisce, infine, un titolo di proprietà unica. Esso può essere trasferito solamente per l'intera Comunità europea e non per diversi paesi. Sono, tuttavia, possibili licenze limitate a livello territoriale o per altri aspetti, quand'anche si limitassero ad un particolare Stato membro.

1.4. Il MC ha la priorità sui marchi nazionali?

Il sistema del MC non ha alcuna incidenza sui sistemi nazionali di marchi degli Stati membri (e, per quanto riguarda Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, sull'Ufficio dei marchi del Benelux). Le imprese commerciali sono libere di depositare domande di marchio nazionale, una domanda di MC o entrambe. I numerosi marchi nazionali esistenti e registrati negli Stati membri restano validi. Il ricorso alla tutela del MC in maniera esclusiva o unitamente a quella offerta dai marchi nazionali dipende interamente dalla strategia dei richiedenti e dei titolari dei marchi. I marchi nazionali anteriori costituiscono però un diritto anteriore ad un marchio comunitario e viceversa. L'Ufficio non esamina d'ufficio tali diritti di anteriorità. Può farlo solamente il titolare di un diritto anteriore, presentando un'opposizione entro i tre mesi successivi alla pubblicazione della domanda di MC, oppure, in seguito alla registrazione del MC, depositando una domanda di dichiarazione di nullità per motivi relativi.

1.5. Esiste un principio "tutto o nulla" nel caso in cui un impedimento alla registrazione si applichi ad un solo Stato membro della Comunità?

Sì, l'Ufficio rigetta una domanda di MC qualora vi sia un impedimento in una sola parte della Comunità. Se, ad esempio, il marchio riguarda la designazione di un prodotto nella lingua ufficiale di uno Stato membro della Comunità, l'Ufficio rigetterà la domanda di MC. Diritti anteriori, rivendicati nell'ambito di un'opposizione o di una domanda di nullità, pregiudicano la registrazione di un MC, anche se sono presenti solamente in uno Stato membro della Comunità. Non bisogna tuttavia esagerare le conseguenze di tale situazione. L'esclusione dalla registrazione di una domanda perché il marchio costituisce un termine non distintivo o descrittivo o generico in una sola lingua della Comunità (e non in una delle principali lingue commerciali del mondo) non è così frequente. Se un diritto anteriore esiste unicamente in uno Stato membro è evidente che non può essere invalidato dal deposito ulteriore di un MC da parte di un'altra persona. In tali circostanze, la procedura di opposizione o di nullità dinanzi all'UAMI lascerà ampio margine per una soluzione consensuale. Infine, una domanda di MC rifiutata o un MC dichiarato nullo o che abbia formato oggetto di una decisione di decadenza dei diritti del titolare, può essere trasformata in una domanda di marchio nazionale in tutti gli Stati membri della Comunità europea nei quali l'impedimento non è applicabile. Le conseguenti domande di marchi nazionali conserveranno la data di deposito della domanda di MC.

1.6. Quali tipi di segni possono essere registrati come MC?

Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Pertanto, i segni che possono essere registrati come marchi sono i seguenti:

• marchi composti da parole, lettere, numeri o da combinazioni di tali elementi;
• marchi figurativi, comprendenti o meno parole;
• marchi figurativi a colori;
• colori o combinazioni di colori;
• marchi tridimensionali;
• marchi sonori.

La domanda deve contenere una rappresentazione grafica del marchio.

1.7. Quali segni non possono essere registrati come MC?

Pur rispondendo alla definizione di marchio, un segno non può essere registrato come MC se ad esso è applicabile un impedimento assoluto alla registrazione, vale a dire se il segno:

• è privo di carattere distintivo;
• serve unicamente per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione di servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
• è diventato di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
• è contrario all'ordine pubblico o al buon costume;
• è di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.

Esistono altri impedimenti assoluti alla registrazione legati alla forma dei prodotti, all'origine delle bevande alcoliche e ad alcuni emblemi ufficiali.

L'assenza di carattere distintivo, il fatto di costituire un'indicazione che serva a designare la specie, la qualità, la quantità, eccetera, dei prodotti o dei servizi, come il fatto di essere diventato di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini del commercio possono non essere applicabili qualora il marchio abbia acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

Inoltre, in seguito all'opposizione, non verrà registrato come marchio comunitario un marchio al quale sia applicabile un impedimento relativo alla registrazione.

L'opposizione dovrà essere proposta nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di MC sul Bollettino dei marchi comunitari dal titolare del diritto anteriore.

Per "diritto anteriore" s'intende:

• un MC o una domanda di MC anteriore;
• un marchio nazionale o una domanda di marchio nazionale anteriore, depositato o registrato in uno Stato membro dell'Unione europea;
• una registrazione internazionale nell'ambito dell'accordo di Madrid o del protocollo di Madrid con effetto in uno Stato membro dell'Unione europea;
• un marchio non registrato o un altro segno utilizzato in ambito commerciale la cui portata non sia solo locale e valida in uno Stato membro;
• un marchio che sia notoriamente conosciuto in uno Stato membro (ai sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi).

La domanda di MC o il MC sarà escluso sulla base di un marchio anteriore,

• se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o i servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
• se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono identici, sussiste un rischio di confusione per il pubblico e in particolare il rischio di associazione con il marchio anteriore;
• se esso è identico o simile ad un marchio anteriore e, benché se ne richieda la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, può trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio ai prodotti o ai servizi tutelati dal marchio anteriore.

È opportuno sottolineare che, se in una regione o in un paese dell'Unione europea è applicabile un impedimento alla registrazione, il MC non può essere registrato. Ad esempio, se esiste un marchio nazionale identico per gli stessi prodotti o servizi in uno solo degli Stati membri, il MC sarà escluso dalla registrazione in seguito all'opposizione del titolare del suddetto marchio anteriore.

Tali motivi di opposizione costituiscono anche cause di nullità, che possono essere invocate dopo la registrazione del MC.

1.8. Qual è la procedura di registrazione di un MC?

La procedura di registrazione di un marchio comunitario comporta una procedura di esame suddivisa in tre fasi:

         i.            innanzi tutto, la fase di esame della domanda, che comprende l'attribuzione o meno di una data di deposito, l'esame delle formalità e quello dell'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione, durante la quale vengono redatte relazioni di ricerca;

        ii.            quindi la pubblicazione della domanda;

       iii.            infine la procedura che conduce alla registrazione, che può comprendere procedure di opposizione.

La prima fase della procedura inizia con il ricevimento della domanda direttamente all'UAMI o tramite un ufficio centrale della proprietà industriale e comprende i seguenti elementi:

• l'esame riguardante l'attribuzione di una data di deposito, la verifica e la classificazione dei prodotti e dei servizi indicati nella domanda;
• l'invio dell'elenco dei prodotti e servizi al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (Lussemburgo);
• la stesura della relazione di ricerca sul marchio comunitario, la trasmissione della domanda agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri per le ricerche nei loro registri nazionali e la trasmissione di tutte le relazioni al richiedente o al suo rappresentante;
• la ricerca di eventuali impedimenti assoluti alla registrazione.

L'UAMI non esamina d'ufficio gli impedimenti relativi alla registrazione. Questi possono essere sollevati solamente da terzi in occasione delle procedure di opposizione o di cancellazione dopo la registrazione del marchio comunitario.

La seconda fase della procedura consiste nella pubblicazione della domanda nella parte A del Bollettino dei marchi comunitari se l'esito dell'esame da parte dell'UAMI è stato positivo.

La terza fase della procedura è riservata a terzi che intendano far valere loro diritti anteriori nell'ambito delle procedure di opposizione. È possibile presentare opposizione entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento della pubblicazione della domanda di MC. Se i risultati della procedura di opposizione risultano positivi per il richiedente, o in assenza di opposizione, il MC viene registrato.

Le procedure di ricorso costituiscono una fase particolare della procedura. I ricorsi contro le decisioni degli esaminatori, delle Divisioni di opposizione e della Divisione legale e di amministrazione dei marchi possono essere presentati durante le fasi della procedura summenzionate. Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non consenta un ricorso indipendente.

Sui ricorsi delibera la Commissione di ricorso.